특허법

기재불비

선택발명의 기재불비

• 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).

선택발명에 요구되는 효과 기재

• 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조). https://casenote.kr/대법원/2014후1631

• 비교대상발명의 하위개념에 해당하는 화합물로 이루어진 선택발명인 특허발명의 제16항 발명에 대하여, 발명의 상세한 설명에 효과의 기재가 불충분하여 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례. https://casenote.kr/특허법원/2004허6521

신규성, 진보성 등

신규성

• 선행기술에 발명과 동일한 구성이 개시되어 있기만 하면 발명이 청구범위에 다른 용도를 기재하여 용도발명으로 청구를 하지 않는 이상 신규성이 부정된다고 본 판례 https://casenote.kr/대법원/2005후2045
• 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다. https://casenote.kr/대법원/2017후1304
• 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 이질적인 효과를 가진다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 그 제제학적 효과와 관련하여서는 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염과의 효과의 차이를 알 수 없는, “구조식(Ⅰd)의 화합물의 우선성 광학이성체의 무기산염 또는 유기산염 중 쉽게 결정화되고 흡습성을 갖지 않으며 특히 유리한 활성 의약품으로 사용될 수 있는 수용성 염이 발견되었다”라는 기재 등만이 있을 뿐이며, 그 외 경련유발효과, 만성독성실험 등에 관하여는 아무런 기재가 없어서 이와 같은 효과가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2008후736

진보성

• 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. https://casenote.kr/대법원/2011후2015
• 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다. https://casenote.kr/대법원/2008후4998
• 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. https://casenote.kr/대법원/2019후10609

소송

• 특허침해소송